Por: Jose Luis LuceƱo Oliva (EspaƱa)

IntroducciĆ³n:

Los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las denominaciones sociales tienen en comĆŗn el hecho de constituirse en un elemento identificador de la empresa en el trĆ”fico mercantil. Sin embargo, no es esa la finalidad que la normativa especĆ­fica que los regula les atribuye a ambos. Mientras los signos distintivos tienen por objeto identificar a la empresa, su actividad, su funcionamiento en el mercado con otros agentes prestando servicios o entregando productos, todo ello evitando el riesgo de confusiĆ³n con estos otros agentes, la denominaciĆ³n social por su parte tiene la funciĆ³n de individualizar a las personas jurĆ­dicas como sujetos de derechos y obligaciones.

Siendo la anterior distinciĆ³n de comĆŗn aceptaciĆ³n por la jurisprudencia ( SSTS 21 de octubre de 1994, 26 de junio de 1995 entre otras) y la doctrina, lo cierto es que la confusiĆ³n existente en el trĆ”fico mercantil real entre los signos distintivos y las denominaciones sociales ha determinado que la Ley 17/2001 de Marcas de EspaƱa, de 7 de diciembre de 2001 (en adelante LM), intente establecer unas normas por las han de regirse las relaciones entre signos distintivos y denominaciones sociales cuando se dan supuestos de identidad, similitud o confusiĆ³n.

Reglas para las denominaciones sociales y signos distintivos:

La LM, ha intentado esclarecer este antiguo debate sobre la compatibilidad de los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y de las denominaciones sociales, estableciendo tres reglas al respecto:

Ā· La prohibiciĆ³n de registrar como marca ā€œla denominaciĆ³n social de una persona jurĆ­dica que antes de la fecha de presentaciĆ³n o de prioridad de la marca solicitada identifique en el trĆ”fico econĆ³mico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idĆ©ntica o semejante a estos signos y por ser idĆ©ntico o similar su Ć”mbito de aplicaciĆ³n existe un riesgo de confusiĆ³n en pĆŗblicoā€ (art. 9.1 d) LM).

Ā· El mandato a los Ć³rganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificaciĆ³n de denominaciones de personas jurĆ­dicas, denieguen la razĆ³n social solicitada si coincidiera con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los tĆ©rminos establecidos en la Ley de Marcas, salvo que medie autorizaciĆ³n del titular de la marca o nombre comercial. ( D. A. 14ĀŖ LM)

Ā· Por Ćŗltimo, acuerda la disoluciĆ³n de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominaciĆ³n social violase el derecho de marca, si dicha violaciĆ³n fuese determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificaciĆ³n en el plazo de un aƱo. ( D.A. 17ĀŖ LM)

Mediante esta regulaciĆ³n la Ley de Marcas intenta coordinar dos registros distintos como son la OEPM (Oficina EspaƱola de Patentes y Marcas) y el Registro Mercantil mediante un criterio de prioridad, no podrĆ”n registrarse marcas que coincidan con denominaciones sociales previas, pero tampoco podrĆ”n otorgarse por el Registro Mercantil Central denominaciones sociales que coincidan con signos distintivos notorios o renombrados.

Las dos primeras prohibiciones operan de raĆ­z, es decir en el momento de otorgamiento de la marca o en el momento de concesiĆ³n de la denominaciĆ³n social, obligando a ambos Ć³rganos a tener en cuenta la existencia de una denominaciĆ³n social o de un signo distintivo notorio o renombrado que pudiese inducir a confusiĆ³n, sin embargo cuando la marca no es notoria o renombrada es cuando surge el problema, pues el Registro Mercantil Central puede conceder una denominaciĆ³n social que infrinja el derecho de propiedad industrial previo del titular de la marca.

ĀæQuĆ© alternativas nos quedan en esta situaciĆ³n? ĀæQuĆ© tipo de protecciĆ³n se le otorga al titular de una marca frente a una denominaciĆ³n social posterior idĆ©ntica o similar, que pueda inducir a confusiĆ³n en el trĆ”fico mercantil? ĀæQuĆ© hacer si una denominaciĆ³n social viola nuestro signo distintivo?

Medidas para solucionar el conflicto:

Extrajudicial.- En primer lugar, requerir al titular de la denominaciĆ³n social el cese en el uso de la misma, y solicitarle el cambio de denominaciĆ³n, previa acreditaciĆ³n de nuestro derecho de marca previo. Esta circunstancia es bĆ”sica, el registro de la marca o nombre comercial ha de ser previo a la denominaciĆ³n social que se pretende rechazar, y haber venido utilizĆ”ndose por su titular en el trĆ”fico mercantil, convirtiĆ©ndose en un elemento identificador de su actividad o empresa.

Judicial.- Si la solicitud no es atendida, no tendremos otra vĆ­a que hacer valer nuestros derechos judicialmente, acreditando la confusiĆ³n existente entre nuestra marca y la denominaciĆ³n social posterior, y pudiendo en su caso solicitar medidas cautelares que impidan que el perjuicio a nuestro derecho sea aĆŗn mayor.

De optar por esta vĆ­a tendremos a nuestro favor la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en diversas sentencias se ha manifestado a favor del principio de prioridad en la inscripciĆ³n de la marca. Hemos de destacar muy especialmente la STS de 16 de julio de 1985, el denominado ā€œCaso Domestosā€, donde el Tribunal Supremo reconoce el derecho de una sociedad ā€œ Lever Iberica, SAā€, que tenĆ­a registrada la marca ā€œDomestosā€ desde el aƱo 1961, a que Ć©sta prevalezca sobre una denominaciĆ³n social posterior, en concreto ā€œDomestos, SAā€, y ello por un motivo evidente ā€œ La nueva denominaciĆ³n social puede encubrir un acto apropiatorio de los derechos adquiridos por la mĆ”s antigua denominaciĆ³n, a la par que un aprovechamiento de los beneficios derivados del esfuerzo ajenoā€.

Una vez consigamos hacer valer nuestro derecho mediante sentencia firme, sĆ­ operarĆ” la mencionada DA 17ĀŖ LM pero habremos de esperar todavĆ­a un aƱo para que el titular de la denominaciĆ³n social proceda a su modificaciĆ³n, y en caso de no hacerlo podremos solicitar del Registrador mercantil la disoluciĆ³n de la sociedad y la prĆ”ctica del asiento de cancelaciĆ³n.

Todo ello sin perjuicio de la indemnizaciĆ³n establecida en el art. 44 LM y que podrĆ” fijar el Tribunal que acuerde el cese en el uso de la denominaciĆ³n social por violaciĆ³n de la marca.

Conclusiones:

Como se puede observar la protecciĆ³n de la marca frente a una denominaciĆ³n social posterior e idĆ©ntica, o que pueda inducir a confusiĆ³n, puede convertirse en una camino procesal arduo, durante el cual se puede perjudicar tanto al valor de la marca como a los derechos de su legĆ­timo titular, es por ello que hemos de insistir en la necesaria coordinaciĆ³n de los registros de signos distintos y de los registros societarios para evitar situaciones como la comentada.

Jose Luis LuceƱo Oliva.
Director JurĆ­dico Grupo Puma